Il presente articolo è volto ad approfondire il tema del marchio di forma, con particolare riferimento ai requisiti necessari per la sua registrazione e con l’indicazione di alcuni marchi di forma che nella prassi sono stati registrati.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo 30/2005 “Codice della Proprietà industriale” (CPI)
- Regolamento europeo 2017/1001 sul marchio dell’unione europea
- Codice civile, articoli da 2569-2572: norme codicistiche dedicate ai marchi
Pronunce Giurisprudenziali significative
- Cassazione Civile, sentenza n.15681 del 17 maggio 2015: sulla forma imposta dalla natura del prodotto
- Corte di Giustizia, sentenza n.C-299/99 del 18 giugno 2002: sulla forma necessaria per ottenere uno specifico risultato tecnico
- Tribunale di Milano, sentenza n.6095 del 2 maggio 2013: sulla forma che dà valore sostanziale al prodotto
- Cassazione Civile, ordinanza n.30455/2022: sul caso delle borse “Kelly” e “Birkin” di Hermés
- Corte d’Appello di Torino, sentenza n.677/2019: sul caso “Vespa” della Piaggio
Definizione di Marchio e tipologie di marchi
Il marchio viene definito dal Codice civile all’articolo 2569 come qualcosa di “idoneo a distinguere prodotti o servizi”. Si tratta dunque “segno” usato per identificare i prodotti/servizi di una impresa e distinguerli da quelli della concorrenza.
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice di Proprietà Industriale, possono costituire marchi di impresa “tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e ad essere rappresentati nel registro in modo chiaro tale da determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”.
In base agli elementi che compongo il marchio, possiamo dunque distinguere:
- marchio denominativo, costituito solo da parole;
- marchio figurativo, consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia. Ai fini del deposito si considera figurativo anche il marchio misto (composto da parole ed elementi figurativi);
- marchio di forma o tridimensionale, costituito da una forma tridimensionale che può comprendere i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto;
- marchio sonoro, costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni;
- marchio di movimento, caratterizzato da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio;
- marchio multimediale, costituito dalla combinazione di immagine e di suono;
- marchio a motivi ripetuti;
- marchio di posizione;
- marchio olografico, costituito da elementi con caratteristiche olografiche.
Che cos’è un Marchio di Forma?
In questo articolo, come detto sopra, si vuole analizzare in particolare il marchio di forma o tridimensionale che, ai sensi dell’articolo 7 del Codice di Proprietà Industriale, è un segno costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale configurazione, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto.
L’esempio di scuola fatto in questi casi è quello della bottiglia in vetro della Coca Cola1, che tutti sappiamo distinguere da qualsiasi altra normalissima bottiglia in vetro e immediatamente accostare alla relativa bevanda.
Il marchio ha il compito di differenziare il prodotto a cui è connesso rispetto ai suoi concorrenti presenti sul mercato ma ne resta comunque sempre estraneo.
La protezione del marchio di forma è una novità relativamente recente.
Tra i primi marchi di forma ad essere registrati vi sono la bottiglietta di COCA COLA, la scatola di cioccolatini TOBLERONE.
Oggi trova la sua espressa disciplina sia nella normativa europea all’articolo 4 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE) sia dalla normativa italiana, all’articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale. Entrambe le disposizioni prevedono, infatti, la possibilità di registrare come marchio la forma di un prodotto o la confezione dello stesso.
La possibilità di registrare come marchio la forma di un prodotto è significativa perchè i vantaggi che derivano dalla registrazione del marchio, sia esso di forma o meno, sono che:
- Viene conferito al suo titolare la facoltà di farne uso esclusivo;
- Viene conferito al titolare il diritto di vietare a terzi l’uso di segni che possano creare il rischio di confusione con il proprio marchio (articolo 20 CPI e articolo 2569 c.c.).
Dunque, l’uso di un marchio di forma o tridimensionale conferisce ai prodotti e alle aziende che li rappresentano un vantaggio dal punto di vista del marketing perché aiuta il consumatore a riconoscere velocemente un prodotto, senza bisogno di una ricerca dettagliata perchè gli utenti non hanno bisogno di leggere il nome del marchio perchè la forma del prodotto o della confezione consente un facile riconoscimento. Riprendendo l’esempio fatto in precedenza, nessuno confonderebbe una bottiglia di Coca Cola quando viene esposta sugli scaffali rispetto alle altre marche concorrenti.
Requisiti per registrare un Marchio di Forma
I requisiti sono stabiliti:
- all’articolo 7 comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1001
- all’articolo 12, 13, 14 CPI: requisiti per la registrazione del marchio in generale e quindi anche per il marchio di forma
- all’articolo 9 CPI: requisiti specifici per il marchio di forma
Dunque, il marchio di forma deve essere:
- distintivo (art 13 CPI): ossia deve permettere al pubblico di identificare determinati prodotti o servizi come provenienti da una determinata impresa. Ciò significa che il pubblico deve poter essere in grado di riconoscere l’origine commerciale del prodotto solo ed esclusivamente dalla sua forma. Si tratta di un requisito molto difficile da soddisfare.
- lecito (art 14 CPI): Non possono infatti costituire oggetto di registrazione i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
- nuovo (art 12 CPI): consiste nel carattere innovativo che il segno che si deve registrare deve riportare per distinguersi da altri segni precedentemente usati o registrati da terzi. Attenzione che il marchio deve essere nuovo al momento del deposito della domanda.
- corrispondente al principio di verità (art 14 comma 1 lett. b CPI): il marchio non deve trarre in inganno relativamente alle caratteristiche, alla provenienza e alla qualità dei prodotti/servizi.
Vi sono poi degli impedimenti specifici previsti all’articolo 9 CPI per quanto riguarda il marchio di forma:
1. La forma non deve essere imposta dalla natura del prodotto ossia non possono essere oggetto di registrazione forme essenziali per la produzione o commercializzazione di un determinato prodotto2.
La ratio di tale divieto è quella di voler impedire che il diritto esclusivo e (potenzialmente) permanente che caratterizza il marchio (suscettibile di rinnovo senza limiti massimi di durata) possa finire con creare monopoli potenzialmente perpetui su forme che derivano dalla forma naturale del prodotto o che in ogni caso sono prive di capacità distintiva in quanto coincidenti con una forma standard nell’opinione dei consumatori. In questo caso allora appare più adeguata la registrazione di un brevetto per modello di utilità (art. 82-86 CPI) che consiste nella forma nuova di un prodotto industriale che dia al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.
2. La forma non deve essere necessaria per ottenere uno specifico risultato tecnico (forme funzionali)3.
La ratio in questo caso della norma è quella di tutelare il mercato evitando che un soggetto possa divenire titolare di una privativa perpetua su delle soluzioni tecniche o delle caratteristiche funzionali di un prodotto le quali, invece, possono essere tutelate tramite brevetti o invenzioni. Per rifiutare la registrazione di un marchio tridimensionale per la sua esclusiva funzione tecnica è necessario che tutti i suoi componenti siano necessari per raggiungere tale risultato tecnico e non solo una parte.
Le forme esclusivamente funzionali non sono quindi tutelabili come marchio ma, eventualmente, ricorrendone i presupposti legali, come brevetti o modelli di utilità.
3. La forma non deve dare valore sostanziale al prodotto4.
Si ritiene che la forma dia valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto. È sufficiente che un prodotto venga acquistato soprattutto per il suo design anziché per la sua funzione tipica.Il legislatore con tale previsione vuole evitare che vengano tutelati come marchio (ossia senza limiti di tempo) delle forme che invece dovrebbero essere registrate come disegni/modelli ottenendo invece una tutela per un periodo di tempo limitato (massimo 25 anni).
Quanto alla distinzione tra forme atte a suscitare una speciale impressione anche sul consumatore esperto (modello) e le forme che per di più attribuiscono un “valore sostanziale” al prodotto (art. 9 CPI) in virtù di particolari caratteristiche estetiche ed ornamentali, che divengono suscettibili di determinare o almeno di influenzare le scelte del pubblico, non è sempre facile l’individuazione della linea di demarcazione5.
Difficoltà nella registrazione del Marchio di Forma
Scegliere di registrare un marchio di forma, rendendo la forma un tratto distintivo del prodotto/servizio, non è semplice.
Il problema è soprattutto dimostrare il carattere distintivo della forma di un prodotto nel senso che la forma del prodotto non deve limitarsi a differenziare un prodotto da un altro ma deve essere idonea a indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto e dunque deve trattarsi di una forma particolare e inusuale, in modo da attirare l’attenzione del consumatore. Questo perchè non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine di un prodotto dalla forma o confezione.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Torino nella sentenza n.5778/2018 stabilendo che “il marchio di forma, in forza dei principi discendenti dall’art.9, D.Lg. vo 10.2.2005 n.30, assume carattere distintivo (e tutelabile) solo se presenta un aspetto inconsueto, idoneo ad attirare l’attenzione del consumatore”.
Nella maggior parte dei casi questo requisito viene soddisfatto solo tramite la cosiddetta distintività acquisita che si ottiene quando un marchio, inizialmente non distintivo, grazie al suo intenso uso sul mercato e alla pubblicità, riesce ad imprimersi nella mente del pubblico che sarà subito in grado di riconoscerne l’origine commerciale. Un esempio classico è quello della bottiglia della Coca Cola che, come detto in precedenza, è un marchio registrato. Di per sé la forma di tale bottiglia non è distintiva ma grazie al suo notevole impiego ed agli investimenti pubblicitari sostenuti, oggi i consumatori sono in grado, a prima vista, di associarla alla Coca Cola.
Borsa “Kelly” e “Birkin” di Hermès: cassazione, ordinanza n.30455/2022
Come detto sopra, per quanto riguarda la registrazione dei marchi di forma, la difficoltà emerge soprattutto con riguardo alla soddisfazione del requisito di distintività. Al riguardo, si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30455/2022.
Tale pronuncia riguardava una controversia insorta tra la maison Hermès ed una pelletteria toscana. La casa di moda francese aveva depositato il marchio tridimensionale sia nella versione “Birkin” sia nella versione “Kelly” e ne lamentava la produzione contraffatta da parte della pelletteria toscana.
L’azienda toscana, invece, eccepiva la nullità del marchio in quanto non sufficientemente originale e per questo distintivo.
In primo grado e in secondo grado i giudici del merito hanno accolto le argomentazioni della convenuta società toscana.
La maison Hermés decise allora di proporre ricorso alla Corte di Cassazione, la quale in tale recente pronuncia si è concentrata proprio sulla verifica della capacità distintiva del marchio.
La Corte di Cassazione ha ricordato che, in linea generale, “la forma può costituire oggetto di registrazione come marchio purché sia idonea a distinguere i prodotti da quelli di altre imprese, ferma restando l’esclusione per i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del bene o da quella necessaria per ottenere un risultato tecnico”.
Sulla base di questi principi, la Corte si è concentrata sulla verifica della capacità distintiva delle borse di lusso in esame e, dopo aver richiamato la giurisprudenza europea, ha ribadito che “non è privo di carattere distintivo il marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore, dovendosi intendere per “maniera significativa” uno scostamento dalla forma usuale di quel tipo di prodotto agevolmente rilevabile dai consumatori”.
Marchio di Forma e Diritto di Autore: caso “Vespa” della Piaggio
In alcuni casi, laddove la forma del prodotto abbia un carattere creativo e un valore artistico particolare, è possibile sulla stessa forma ottenere non solo la protezione come marchio tridimensionale ma anche come opera autoriale attraverso il diritto d’autore.
Questo è il caso della famosa “Vespa” della Piaggio. Nella sentenza n.677/2019 la Corte d’Appello di Torino ha confermato che la forma della Vespa nel corso degli anni ha ricevuto talmente tanti riconoscimenti da essere diventata un simbolo del costume e del design italiano. Tali caratteristiche permettono alla “Vespa” di essere considerata un’opera d’arte tutelabile con il diritto d’autore.
Perché registrare un Marchio di Forma?
In conclusione, registrare un marchio risulta una scelta preferibile rispetto alla registrazione di un disegno o modello: un marchio di forma protegge infatti il carattere distintivo del segno rispetto agli altri segni esistenti utilizzati per gli stessi prodotti o servizi mentre il disegno o modello protegge la novità e il carattere individuale di un prodotto.
Un marchio, inoltre, non è soggetto ad alcun limite massimo di tempo (può essere rinnovato indefinitamente per periodi di 10 anni) mentre il disegno o modello registrato ha una durata limitata nel tempo pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione (articolo 37 CPI), prorogabili per uno o più periodi di 5 anni fino a un massimo di 25 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
Camilla Zornetta
Note:
1 Nel 1961 l’ufficio brevetti degli Stati Uniti permise alla società titolare la registrazione della forma della bottiglia di Coca Cola come marchio in quanto unica e inconfondibile.
2 La Corte di Cassazione nella sentenza n.15681 del 17/05/2015 si è espressa confermando la sentenza della commissione ricorsi che aveva negato la registrazione come marchio della forma di una bistecchiera, che rimanda, nei suoi tratti essenziali, alla forma funzionale e standardizzata di quel prodotto.
3 Nel caso Koninkliijke Philips Eletronics NV contro. Remington Consumer Products Ltd. del 2002 la Corte di giustizia ha ritenuto che la forma del rasoio non potesse essere registrata come marchio perchè tutti i suoi componenti erano necessari per riuscire a raggiungere un determinato risultato tecnico.
4 Il Tribunale di Milano nella sentenza n.6095 del 2 maggio 2013 ha statuito che il marchio tridimensionale possa essere registrato qualora le forme per le quali si richiede la tutela abbiano una valenza funzionale o estetica tale da non configurare un particolare carattere di ornamento utilità. Nel caso in esame si trattava di un tessuto floreale a cui era stata negata la registrazione come marchio perchè l’elemento estetico era preponderante nel determinare la scelta del consumatore. Il Tribunale aveva precisato, infatti, che una tale forma era tutelabile attraverso il deposito di un modello ornamentare.
5 Non sarebbe quindi « condivisibile l’opinione secondo cui le discipline del marchio di forma e del disegno o modello conterrebbero due regimi conflittuali ed incompatibili, quanto alla durata della tutela, per la stessa materia, perché il carattere individuale idoneo a suscitare un’impressione di diversità del prodotto di design non sarebbe nulla di diverso dalla capacità distintiva del diritto dei marchi » (MONTANARI)
6 Un disegno o modello è ritenuto nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.
7 Per carattere individuale si intende l’impressione suscitata da un disegno o modello nell’utilizzatore informato che differisce dall’impressione generale suscitata da un disegno o modello precedentemente divulgato.
Bibliografia:
- Trevisan & Cuonzo, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Vicenza, Wolters Kluwer Italia, 2022, pp. 155-178
- https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/02/marchi-di-forma-e-valutazione-carattere-distintivo
- https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=10215090&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0299&from=EN
- https://uibm.mise.gov.it
- https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/home
